June 2008
Trasferimento Del Marchio
In generale
Il diritto di marchio è uno dei diritti più importanti nel contesto dei diritti industriali. Esso può essere oggetto dei vari negozi giuridici da solo grazie al suo crescente valore economico e la sua indipendenza dall’impresa. Un marchio registrato può essere trasferito, oggetto dell’eredità, il diritto di uso può essere oggetto di licenza, marchio può essere oggettto di pegno o di esecuzione forzata. I negozi giuridici inter vivos sul marchio si fanno in forma scritta. I contratti che non soddisfano la condizione di essere in forma scritta sono invalidi.
Fra i negozi giuridici sul marchio elencati nel decreto legislativo no. 556 il più comprensivo è il trasferimento del marchio. Con il trasferimento il proprietario del marchio trasferisce il suo diritto reale al compratore e perde i suoi poteri di disposizione sul marchio.
Visto che il trasferimento del marchio è un negozio di disposizione, con la conclusione di un valido contratto di trasferimento il marchio esce dal patrimonio del trasferente ed entra al patrimonio del ricevente.
I negozi giuridici sul marchio come trasferimenti, licenze, eredità, sequestri, pegni e cambiamenti del proprietario del marchio si applicano anche al trasferimento del marchio.
Il contenuto del trasferimento
Secondo l’articolo 16/1 del decreto legislativo no. 556, il marchio può essere trasferito riguardando tutti i beni e servizi rappresentati dal marchio od una parte di essi. Tuttavia per il trasferimento parziale del marchio esso deve essere registrato per più di un bene o servizio. In altre parole, un marchio registrato per un solo bene o servizio non può essere trasferito parzialmente.
Per i beni o servizi parzialmente trasferiti, si costituisce una nuova cartella di marchio per il ricevente e si rilascia un nuovo documento di registrazione del marchio per i beni e servizi oggetti del trasferimento e si da un nuovo numero di registrazione di marchio. Il marchio si registra al registro con il nuovo numero di registrazione, indicando anche la data della prima registrazione e si pubblica nella gazetta.
Mentre il trasferimento parziale dei beni e servizi rappresentati dal archio è possibile, secondo il principio di territorialità i proprietari di marchip in Turchia non possono trasferire a diverse persone nei diversi regioni della Turchia. Tuttavia, l’uso del dirito di marchio può essere trasferito a diverse persone in diverse regioni rilasciando delle licenze.
Decreto legislativo no. 556 porta certe limitazioni al fine di proteggere i consumatori delle conseguenze del trasferimento del marchio. Se il trasferimento del marchio rischia di portare alla confusione sull’origine geografica, sulla qualità dei beni o servizi, o sul marchio stesso; per fare il trasferimento l’Istituto dei Marchi richiede la condizione di limitare le registrazione del marchio al fine di evitare confusioni. Oltre a ciò, nel caso di presenza di un altro marchio registrato per altri beni o servizi che assomiglia o che è uguale al marchio di cui il trasferimento è richiesto, il trasferimento di questo marchio sarà necessario.
Nel caso il TPE [Istituto dei marchi] registri un marchio senza rendersi conto che il marchio registrato porta alla confusione sull’origine geografica, sulla qualità dei beni o servizi, o sul marchio stesso, questo costituirà una situazione di invalidità secondo l’articolo 7/I-f del decreto legislativo no. 556.
Forma del trasferimento del marchio
In principio il trasferimento di un marchio si fa in forma scritta ed il contratto di trasferimento si firma dalle parti; altrimenti il contratto sarà nullo. Gli paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo no. 556 che regolano la forma del trasferimento dei marchi dispongono due eccezioni al reqiusito della forma scritta. Secondo questo, non si richiede un contratto di trasferimento nella forma scritta nei casi di trasferimento tramite una sentenza o di trasferimento insieme al trasferimento dell’impresa.
Il trasferimento del marchio si registra e si pubblica sulla domanda di una delle parti. Tutti e due parti del trasferimento sono intitolati a domandare la registrazione del trasferimento al registro. La registrazione del trasferimento del marchio non è una condizione di validità del trasferimento. Tuttavia, se il trasferimento non è registrato, le parti non possono sostenere i loro diritti alle terzi che agiscono in buona fede in base alla sicurezza legale. Però, questo disposizione non significa che le parti che agiscano in buona fede avendo fiducia ai registri saranno protette. Perché, come sopra indicato, il trasferimento del marchio è un atto di disposizione, il marchio esce dal patrimonio del trasferente ed entra al patrimonio del ricevente con la conclusione di un valido contratto di trasferimento.
Il trasferimento di un marchio di garanzia o di un marchio comune è soggetto ad una procedura diversa. Differendo dalla regola generale, il contratto (in scritto) del trasferimento di un marchio di garanzia o di un marchio comune deve essere registrato ai registri dei marchi. In altre parole, la registrazione dei marchi di garanzia e dei marchi comuni ai registri dei marchi ha un effetto costitutivo differendo dalla registrazione dei marchi singoli.
Le conseguenze del trasferimento
Il trasferimento del marchio non cambia lo statuto legale del marchio. Perciò, non inizierà una nuova prescrizione per ragione del trasferimento del marchio. In altre parole, il ricevente beneficerà del resto del periodo di protezione di dieci anni. Per quanto riguarda le conseguenze di non utilizzare il marchio per cinque anni dopo della registrazione, non inizierà un nuovo periodo di cinque anni.
Visto che gli obblighi del marchio non impediscano il trasferimento di esso, è possibile il trasferimeto di un marchio sequestrato o in pegno.
È anche importante le conseguenze dell’annullamento del marchio sui diritti del trasferente e del ricevente. In principio, la decisione dell’annullamento del marchio è retroattiva. Tuttavia, un contratto di trasferimento del marchio concluso ed eseguito prima della decisione dell’annullamento del marchio non sarà colpito dalla decisione dell’annullamento. Però, si può trattare, secondo le condizioni particolari, dell’obbligo di restituire tutto o una parte del prezzo del contratto pagato. Oltre a ciò, se il trasferente abbia trasferito il marchio essendo consapevole dell’esistenza di uno dei motivi di nullità e senza dichiarendo questo fatto al ricevente, il ricevente può anche domandare il risarcimento dei suoi danni subiti a causa della mala fede del trasferente. Tuttavia, se il ricevente sapeva l’esistenza dei motivi di nullità al momento del trasferimento, il trasferente non sarà risponsabile dei danni.
Conclusione
In parallelo ai sviluppi nella sfera delle proprietà intellettuali ed industriali, i marchi hanno ormai alti valori economici indipendenti dalle imprese. Perciò, il marchio può essere oggetto del trasferimento anche indipendentemente dal trasferimento dell’impresa che rappresenta. Il legislatore richiede il contratto del trasferimento del marchio essere in scritto, dato che il trasferimento del marchio è un atto importante che porta al cambiamento del proprietario del marchio. Si deve anche indicare che nella pratica, l’Istituto dei Patenti Turco richiede i contratti di trasferimento del marchio essere autenticati dal notaio per la registrazione del trasferimento. Anche se la registrazione è dal carattere dimostrativo, le parti non potranno sostenere i loro diritti contro le terzi che agiscano in buona fede se il trasferimento non è registrato. Perciò, è sempre più conveniente di fare autenticare il contratto di trasferimento al notaio.
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